【案情回放】

　　2009年12月2日，韓國公司A4 STYLE CO,LTD(以下簡稱韓國艾弗公司)委託原告無錫艾弗國際貿易有限公司生產加工3500條鱷魚牌女士牛仔褲，金額與數量允許5%增減。原告審查了以下內容：新加坡鱷魚公司自1987年起在韓國註冊覈定使用商品爲長褲的“Crocodile及圖”、“CROCODILE”、“Crocodile”三個商標；新加坡鱷魚公司許可韓國亨籍公司使用上述商標；韓國亨籍公司(買方)與韓國艾弗公司(賣方)就3500條女士牛仔褲簽訂的合同書；韓國亨籍公司及新加坡鱷魚公司分別出具確認書及授權書，確認原告有權加工涉案商品，但所製造的鱷魚牌服裝必須全部發回韓國，在中國境內不得進行銷售。

　　2010年1月29日，原告申報出口，報關單顯示，運抵國爲韓國，商品名稱爲棉製女褲，數量3484條。2010年2月10日，上海海關向原告發出《扣留侵權嫌疑貨物告知書》，告知上述貨物涉嫌侵犯被告在我國享有的“CROCODILE”註冊商標專用權，海關已予以扣留。被扣留的女褲吊牌及腰背貼顯示“CROCODILE LADIES”，吊牌及水洗標上有“Crocodile及圖”標識。吊牌上有銷售商韓國亨籍公司的信息以及韓國原料、中國加工等內容。原告請求法院判令：確認原告在服裝上使用的“Crocodile及圖”商標和“CROCODILE”商標不侵犯被告享有的“CROCODILE”註冊商標專用權。

　　上海市浦東新區人民法院經審理認爲，原告經合法授權的涉外定牌加工行爲，並沒有侵害被告享有的商標專用權，故判決確認原告不侵權。案件宣判後，被告不服提起上訴，二審維持原判，該案於2011年7月15日生效。

　　【各方觀點】

　　涉外定牌加工是指境外委託方提供商標，委託我國境內加工方加工貼附商標的產品，產品全部返回境外銷售，境內加工方獲取加工費的貿易方式。涉外定牌加工行爲是否侵犯我國境內註冊商標專用權，在理論界和司法實踐中爭議頗大。

　　原告認爲：在原告報關出口的女士牛仔褲上使用的商標系經境外商標權人合法授權，原告僅提供服裝加工服務，產品全部出口到韓國銷售。這種外有註冊商標，全部銷售在外，國內僅僅貼牌，並無任何銷售的模式，不可能造成國內相關公衆的混淆和誤認，不應被認定爲商標侵權。

　　被告認爲：根據商標的地域性原則，原告在韓國獲得的註冊商標使用權並不能成爲在中國使用的依據。我國對商標侵權的界定採納“使用說”，在商品或服務上標註商標就是一種“使用”；保護商標權不僅幫助消費者防範現在的誤認，也要防範由於現在的錯誤影響而導致將來消費者上當受騙。因此即便原告的商品未銷售，也構成了商標的使用和混淆，構成商標侵權。

　　某律師認爲：根據我國商標法實施條例第三條的規定，在商品上貼附商標，屬於商標法規定的使用行爲。根據我國商標法第五十二條第一款的規定，未經許可使用商標的行爲構成侵權。涉外定牌加工的加工方與委託方應當是共同侵權，連帶承擔商標侵權責任。

　　某學者認爲：涉外定牌加工行爲實爲一種國際間的勞務輸出，不構成商標法意義上的商標使用行爲。就商標侵權的認定，不能機械地適用我國商標法第五十二條的規定，商標權保護的基本功能是防止混淆，因此，是否造成混淆是商標侵權判定的必要條件。涉外定牌加工中，所有的商品全部出口國外，並不在國內銷售，不會造成境內公衆的混淆，自然也不會侵犯境內註冊商標專用權。

　　【法官迴應】

　　本案涉外定牌加工沒有給被告帶來混淆的損害後果

　　OEM是“Original Equipment Manufacture”的縮寫,直譯爲“原始設備製造”,在我國被稱爲“貼牌加工”、“貼牌生產”、“定牌加工”、“定牌生產”等。涉外定牌加工是OEM的一種，是指境外委託方提供商標，委託我國境內加工方加工產品並將商標印製在加工產品上，並將產品全部返回境外委託方銷售，境外委託方向境內加工方支付加工費的貿易方式。中國目前已經成爲最大的OEM基地，外貿出口很大程度都是定牌加工所支撐。筆者認爲，有合法授權的涉外定牌加工行爲不侵犯我國境內商標權。

　　1.涉嫌商標侵權中涉外定牌加工方與委託方行爲的區分

　　涉外定牌加工行爲涉嫌侵犯國內商標權的問題實爲合同侵犯第三人權益的問題。行爲決定責任的承擔，要認定該合同項下的行爲是否侵犯商標權，就必須對合同雙方的行爲進行具體分析。

　　在涉外定牌加工合同中，委託方從事如下行爲：提供商標或商標和原材料，指示加工方將商標按照其要求貼在指定數量的加工產品上，在境外銷售該貼附商標的產品，賺取商標帶來的利益；而加工方的行爲相應如下：提供勞務或者勞務和原材料，按照指示加工並在產品上貼附商標，將貼好商標的產品全部出口境外委託方，賺取境外委託方的加工費，其獲取的是勞務或勞務和原材料的費用。

　　就商品上使用商標涉嫌侵犯國內註冊商標權人的最終結果而言，雖然是委託方與加工方的共同行爲構成的，但兩行爲在該結果中的性質和行爲作用力是不同的。委託方顯然是主行爲，其是商標使用行爲的發起方，其行爲的最終目的就是獲得商標對商品產生的額外價值；而沒有委託方的指示，加工方顯然不會使用商標，對於加工方而言，貼附商標並不能額外賺取更多的利益，其賺取的僅是勞務或原材料的對價。因此，加工方系從行爲，依附於委託方產生。

　　2.涉外定牌加工方僅負商標審查義務

　　公平原則是法律的基本原則，在民事領域，其指當事人在民事活動中以利益均衡作爲價值判斷標準，用來衡量民事主體之間的物質利益關係，確定民事主體的民事權利義務及其承擔的民事責任的原則。利益均衡的實現必然是以民事行爲爲比對基礎，要求行爲產生的收益與責任承擔必須相當或相對應。

　　涉外定牌加工中，加工方與委託方行爲的不同性質導致了兩者在商標侵權認定中的責任承擔標準不同。就委託方而言，其決定了商標的使用，並能獲取商標帶來的利益，因此其應就商標侵權行爲承擔直接責任。但由於委託方在境外，往往無法對其科以民事責任。就加工方而言，其賺取的僅僅是勞務或者原材料與勞務的費用，其獲益與是否使用商標無關，因爲商標無法帶給其額外的收益，但其行爲卻可能幫助委託方獲取額外的商標使用利益，因此，其行爲是否要承擔民事責任基於其在接受委託的過程中是否存在過錯，即是否履行了審查委託方提供的商標是否真實有效的義務。

　　本案原告作爲涉外定牌加工方，提供了從涉案商標註冊權人到涉案產品在韓國的委託加工方，再到自己的一整套商標註冊、授權許可和委託加工文件等材料，其貼附的商標授權鏈條完整而合法，系真實有效，其盡到了合理的審查義務。

　　3.涉外定牌加工沒有給境內商標權人帶來混淆的損害後果

　　損害事實是侵權行爲成立的必要條件之一。商標侵權行爲導致的損害後果是對註冊商標引起混淆而損害註冊商標權利人的利益。

　　TRIPS協定第16條規定，商標註冊人擁有商標權，商標權的核心在於避免消費者對商品或服務的出處產生混淆，註冊商標所有人應享有專用權，防止任何第三方未經許可在商業中使用與註冊商標相同或近似的標誌，去標示相同或類似的商品或服務，以造成混淆的可能。因此，“混淆的可能性”是商標侵權行爲的一項獨立構成要件。《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條第二款規定：“商標法第五十二條第(一)項規定的商標近似，是指被控侵權的商標與原告的註冊商標相比較，其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構圖及顏色，或者其各要素組合後的整體結構相似，或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關公衆對商品的來源產生誤認或者認爲其來源與原告註冊商標的商品有特定的聯繫。”

　　從上述解釋可以看出，商品來源的混淆是判斷商標侵權的一個重要因素。本案中，雖然涉案商標與被告的註冊商標近似，也被使用在相同的商品上，但涉案產品吊牌上標明瞭商標權利人新加坡鱷魚公司的名稱及韓國的品牌認證等，原告基於境外相關權利人的明確委託加工涉案產品後全部發往韓國，產品不在中國境內銷售。涉案商標僅在中國境外產生商品來源的識別作用，不可能造成國內相關公衆的混淆、誤認；而被告取得的商標權僅在我國境內發生效力，產生商品來源的識別作用，其商品的銷售對象是我國境內公衆。兩者佔據的市場不同，銷售對象不同，不會帶來相關公衆的混淆，不會給被告的商標專用權帶來損害。由於沒有損害後果，侵權行爲即不成立。被告提出的原告將來有可能在國內銷售的抗辯意見是不成立的，因爲法律無法對沒有發生的行爲科以民事責任；且如果原告將來在國內銷售了涉案產品，則其在國內的生產、銷售行爲就侵犯了被告的註冊商標專用權，被告完全可以再行主張權利。

　　同時需要進一步指出的是，涉案商標並非基於原告在國內註冊的商標而產生，不存在搶注或模仿國內商標的情況，因此不會對國內的商標權造成損害。

　　我國仍是製造業王國，就涉外定牌加工行爲是否構成侵權的認定直接影響着我國衆多企業的生死存亡，直接關係着我國經濟的發展。認定有合法授權的涉外定牌加工不侵犯境內商標權，既符合我國商標權保護的法律制度，也能促進我國對外貿易經濟的發展，較好地做到了商標權的依法適度保護與促進經濟發展的公共利益的平衡。

　　(作者單位：上海市浦東新區人民法院)